深圳商标注册外观专利申请

《专利法》第二十三条规定：作为审查外观设计专利新颖性的对比文件只能是外观设计。但在司法实践中，将他人在先公开或在先使用的商标图案申请为外观设计专利的，该在先公开或使用的商标图案也可作为审查外观设计专利新颖性的对比文件。

在“瓶贴（1）”外观设计专利权无效案 中，许某于2000年3月22日申请了名称为“瓶贴（1）”的，并于2000年11月29日获得授权。拜尔斯道夫公司（简称“拜尔公司”）于2001年10月9日向专利复审委提出无效宣告请求，理由是：在本专利申请日之前已有与其相近似的外观设计在出版物上公开发表过，并在国内公开使用过，并与拜尔公司在先取得的注册商标相近似、与拜尔公司在先取得的合法商标权相冲突，故本专利不符合《专利法》第二十三条的规定，应对其宣告无效。拜尔公司同时提交了1056540号商标注册证复印件，以及1056540号注册商标的公告复印件等证据。专利复审委认为，拜尔公司提供的证据没有形成完整的证据链，不足以支持其无效宣告请求的理由，决定维持本专利有效。拜尔公司不服并提起诉讼。

 

一审法院认为，原告拜尔公司在无效审查程序中提供的产品实物不能充分证明其有在先使用的事实。虽然本案的外观设计为“瓶贴”，具有特殊性，属平面设计，引证商标是图形，也属平面设计，两者之间具有一定的相同点，而按照《专利法》第二十三条的规定，国内外出版物上公开发表过的外观设计应当是在先外观设计，而并非商标等其他情形，原告将本专利与商标相比较缺乏法律依据，该商标不能作为证明其在先公开的证据使用。一审法院判决维持专利复审委的无效审查决定。原告不服并提出上诉。

二审法院认为，外观设计是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。商标是文字、图形、字母、数字、三维标志、颜色组合或者上述要素的组合。从《专利法》和《商标法》不同角度考察，某些图案可以有不同的定性，既可以看成是商标，也可以看成是外观设计。本案中，拜尔公司已经举证证明了注册商标的公开时间是1997年4月21日，早于本深圳外观专利申请日，并提供相关证据证明该注册商标是作为瓶贴使用的。专利复审委应当就本案专利外观设计与拜尔公司作为商标注册的外观设计是否相同或者相近似作出判断。专利复审委和一审法院不加区别地认为不能将外观设计专利与商标相比对是不正确的。二审法院判决撤销一审判决，审查决定无效。

 

本案是否突破新颖性审查的对比文件必须是外观设计的限制？对此有不同认识。我认为，将外观设计专利新颖性审查的对比文件限制为外观设计是恰当的，第三次专利法修订应继续坚持这一规定。上述案例虽然将在先公开的商标图案作为外观设计新颖性审查的对比文件，但该案中作为瓶贴使用的商标已经应用到具体的产品中，“既可以看成是商标，也可以看成是外观设计”，从而在实质上构成一种在先的外观设计，且与本案专利的产品相同，故可以作为使用公开的在先设计。因此，该案并没有突破法律规定和司法实践一直坚持的观点和做法，即作为审查外观设计专利新颖性的在先公开或者使用的对比文件应当是外观设计。

 

抵触申请能否破坏外观设计专利的新颖性

抵触申请一般是发明和实用新型专利中的概念。在发明或实用新型专利申请的新颖性审查中，由他人在该发明或实用新型专利申请日以前向专利局提出并在该申请日以后（含申请日）公布的同样的发明或者实用新型专利申请，损害了该发明或者实用新型专利申请的新颖性。在判断新颖性时，将这种损害新颖性的专利申请称为抵触申请。外观设计专利新颖性审查也存在抵触申请的情形，但我国现行《专利法》并未规定外观设计的抵触申请。由于授权采取初步审查的方式，抵触申请可能并不影响外观设计专利的初步授权，也即外观设计专利申请及其抵触申请都可能获得授权。对于这种申请，目前往往根据《专利法》第九条及其实施细则第十三条第一款的规定，宣告在后申请并获得授权的外观设计专利权无效。第三次专利法修订应当明确承认外观设计专利申请也存在抵触申请，并规定抵触申请将破坏外观设计专利的新颖性。事实上，无论是《专利法草案征求意见稿》还是《专利法草案送审稿》都规定外观设计专利也存在抵触申请的情形，且抵触申请也可以破坏外观设计专利申请的新颖性。